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應(yīng)對商標局引證馬德里國際注冊商標駁回的四大要點

近年來中國的商標申請量持續(xù)增高，通過馬德里國際注冊指定中國的申請量同樣表現(xiàn)強勁。

隨著申請和注冊體量的增加，在商標申請過程中，出現(xiàn)與在先權(quán)利沖突的比例也隨之提高，例如，2018年國家知識產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)駁回或部分駁回申請的比率高達40.8%，這當中，引證在先馬德里國際注冊商標的情形也越來越多。

針對引證馬德里國際注冊商標駁回的情形，由于馬德里國際注冊體系的差異、國家知識產(chǎn)權(quán)局數(shù)據(jù)更新滯后等原因，容易導致對引證商標的分析不夠準確，進而使得克服注冊障礙的方案不當。

在此，就一些常見的注意細節(jié)進行總結(jié)，以供參考和交流學習。

首先，核查雙方商標主體是否重疊

01實屬同一主體，但基本信息未統(tǒng)一

當同一申請人的名稱、地址出現(xiàn)差異時，例如，名稱系不同語種文字呈現(xiàn)、名稱中公司形式全稱和縮寫的差異、中國公司受讓國際商標后無法顯示中文名稱、國際商標注冊人的名稱和地址發(fā)生變更但未提交變更申請或提交了申請而國家知識產(chǎn)權(quán)尚未更新數(shù)據(jù)，等等，國家知識產(chǎn)權(quán)局通常會將其視為不同主體，進而選擇駁回。

出現(xiàn)相應(yīng)情形時，可在駁回復審程序中提交相應(yīng)的文件證明或說明，并根據(jù)情況單獨提交申請進行名稱和地址的統(tǒng)一。

02屬同一集團公司或有其他商業(yè)關(guān)系

同一集團下屬的不同企業(yè)可能存在各自的商標管理團隊，就商標注冊缺乏統(tǒng)一的管理，進而致使出現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司之間的商標沖突；

又或申請人與引證商標所有人存在商業(yè)來往，是因為某種商業(yè)原因由引證商標所有人先進行了注冊，等等。

針對這類情形，可以通過商標所有權(quán)的統(tǒng)一；或，當兩商標存在一定差異時，也可采取商標共存的方式，以達到克服駁回的目的。

其次，核查引證商標是否為有效商標

03引證商標是否遭受中心打擊

當馬德里國際注冊商標遭遇“中心打擊”時，即根據(jù)《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》第六條第三款的規(guī)定“在注冊之起起5年期滿前，基礎(chǔ)申請、原注冊或基礎(chǔ)注冊在指定的全部或部分商品和服務(wù)商分別被撤回、無效、放棄或者最終駁回、撤銷、注銷或者被宣布無效，無論其是否全部轉(zhuǎn)讓，也不能再要求國際商標給予的保護”，該商標事實上為無效的在先權(quán)利，但實踐中，基礎(chǔ)申請/注冊國主管商標局時常不會及時地向世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）通報基礎(chǔ)商標無效的信息，致使WIPO和被指定國的數(shù)據(jù)滯后。

因此，應(yīng)及時核查國際商標的基礎(chǔ)申請/注冊狀態(tài)，針對應(yīng)屬無效但未及時更新狀態(tài)的情形，可致函相關(guān)主管商標局請求向WIPO通報無效信息、并由WIPO向被指定國主管機構(gòu)作出通報。

04自身處于駁回復審的引證商標勝算有幾何

WIPO商標數(shù)據(jù)庫對外公開，能夠查詢每件國際商標的駁回或核準記錄。

若引證商標被駁回且已提交駁回復審申請，可根據(jù)其駁回通知分析其是否能最終獲準注冊，例如引證商標與其在先商標的近似度、在先商標的狀態(tài)及常規(guī)法律手段被移除的可能性等。

如果分析認為引證商標最終會被駁回注冊，僅僅是時間問題，那么應(yīng)予考慮提交復審申請并從這個角度分析在先商標的可預期狀態(tài)。

同時，也可分析引證商標在復審程序中可能的不近似主張或裁定，以此支持相應(yīng)的復審理由。

第三，核查商標和商品是否相似

05引證商標指定商品類似群組是否劃分正確

與國內(nèi)直接遞交注冊申請不同的是，馬德里國際注冊接受非規(guī)范的指定商品和服務(wù)，在指定中國后，國家知識產(chǎn)權(quán)局直接進行翻譯，且多以直譯為主。

由于基礎(chǔ)申請或注冊的指定商品和服務(wù)不規(guī)范，翻譯也可能出現(xiàn)偏差，進而可能導致類似群組劃分錯誤，這直接使得國家知識產(chǎn)權(quán)局依據(jù)了錯誤的分類進行審查。

若出現(xiàn)此類情形，一則可在駁回復審程序中進行詳細比對說明，再則可嘗試與國家知識產(chǎn)權(quán)局申請糾正錯誤翻譯或分類。

06引證商標是否有放棄專用權(quán)情形

對商標中放棄專用權(quán)部分的保護范圍的界定是一個難點，且沒有統(tǒng)一的實踐。

但在整體比對原則下，在兩商標皆有其他顯著構(gòu)成要素時，以及放棄專用權(quán)部分與其余要素之間存在不同排列組合、空間位置關(guān)系及設(shè)計元素等，使得整體區(qū)分明顯，仍有較大空間在復審程序中認定不近似，應(yīng)予嘗試。

就國際商標放棄專用權(quán)的信息，國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站并不會進行顯示，需要核查WIPO數(shù)據(jù)庫的信息。

當然，根據(jù)現(xiàn)行法律和實踐，聲明放棄部分標志的專用權(quán)并不意味著一定符合法律關(guān)于可注冊性的規(guī)定，也不意味著國家知識產(chǎn)權(quán)局放棄必要的審查，其是另外一個復雜的法律問題，需個案進行分析。

最后，設(shè)法移除引證的國際注冊商標

07爭取獲得在先商標使用人的共存協(xié)議或同意書

商標申請和保護全球化趨勢日益明顯，一般情形下，尤其是國際化企業(yè)，會在多個國家和地區(qū)申請注冊商標，不過時間可能有先后。

若申請商標與引證商標在其他國家和地區(qū)同時獲準注冊，在相同或類似商品和服務(wù)上共存，這可以作為復審理由不近似的參考因素。

同時，考慮其他國家和地區(qū)的共存，可核查雙方是否已經(jīng)簽署全球性或區(qū)域性的共存協(xié)議，或借此契機達成共存協(xié)議，以有效克服駁回。

08正確計算國際注冊商標撤三申請起算點

撤銷三年停止使用商標申請已經(jīng)成為一個非常有效的移除引證商標的法律手段。

對國際商標的撤三申請，其起算時間尤為重要。

《商標法》第四十九條第二款規(guī)定，需核準注冊滿三年；

《商標法實施條例》第四十二條的規(guī)定，國際商標的核準日期自該商標延伸到中國駁回期限屆滿日起算，而非國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上記錄的“國際注冊日期”。

因此，若國際商標沒有駁回或部分駁回情形，對其提出撤三申請的時間為，WIPO網(wǎng)站記錄日期580 Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) +駁回期限12個月(原屬局為同屬協(xié)定和議定書締約方)或18個月(原屬局為純議定書締約方)+三年；

若經(jīng)駁回復審而取得商標專用權(quán)的，應(yīng)自駁回復審裁定日起算；

若存在異議、異議不予注冊決定復審及后續(xù)行政訴訟程序情形，應(yīng)自最終作出決定或判決的日期起算。

總而言之，馬德里國際注冊由于只有外文公告，沒有二次中文公告，必須盡可能查實具體的注冊事項才好定奪具體的復審策略，以免先入為主簡單套用國內(nèi)商標可能帶來的誤區(qū)。